2011-02-05 職務発明と特許の二重譲渡
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なお、このトピックは、メールマガジン発行日現在での原稿をほぼそのまま掲載しており、その後の上級審での判断の変更、法令の改正等、または学説の変動等に対応していない場合があります。 |
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１ 今回の判例 職務発明と特許の二重譲渡
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知財高裁 平成２２年２月２４日判決
Ｘ社の従業員Ａ氏は、Ｘ社在職中に工作機械に関する職務発明で
あるＢ発明をしました。Ｘ社の就業規則には、職務発明につき特許
を受ける権利をＸ社に承継させる旨の定めがありました。
しかし、Ａ氏は、平成１６年１月にＸ社を退職後、Ｙ社に入社し
、Ｂ発明についての特許を受ける権利をＹ社に譲渡しました。すな
わち、Ｂ発明についての特許を受ける権利は、Ｘ社とＹ社に二重譲
渡された、ということになります。
そして、Ｙ社は、平成１６年６月にＢ発明につき特許出願をしま
した。これに対し、Ｘ社は、Ｂ発明の特許を受ける権利がＸ社が有
することの確認を、裁判所に求めました。
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２ 裁判所の判断
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知財高裁は、以下のとおり判断し、Ｘ社の請求を認めました。
（１）Ａ氏は、平成１６年１月のＸ社退職時に、在職中に知り得た
秘密の漏洩や自己使用をしないというという誓約書をＸ社に提出し
ていた。
（２）Ｙ社による特許出願の時点ではＹ社の代表取締役は、Ｂ発明
につき、ＡがＸ社の従業員としてなしたものであることを知ってい
た。
（４）それで、通常は、Ｂ発明は職務発明としてＸ社に承継されて
いるであろうことも認識していたというべきである。
（５）Ｙ社は背信的悪意者に当たるから、Ｙ社が先に特許出願した
からといって、それをもってＸ社に対抗することはできない。
（６）Ｘ社は、Ｂ発明につき特許を受ける権利の承継をＹ社に対抗
することができる。
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３ 解説
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（１）特許権の譲渡と対抗要件
特許法３４条１項は「特許出願前における特許を受ける権利の承
継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗すること
はできない」と定めています。
つまり、特許を受ける権利が、何らかの事情で甲から乙に譲渡さ
れ、その後、甲から丙に譲渡された場合でも、丙が先に特許出願を
すれば、乙に対して特許を受ける権利を主張できる（対抗できる）
という法理なのです。それで、この場合には、乙は丙に対して特許
を受ける権利を主張できません。
他方、この対抗要件の法理を機械的に適用すると、不都合な事態
が生じることがあります。それで、前記の例でいえば、Ｃが信義則
上、Ｂが対抗要件を備えていないことを主張する正当な利益を有し
ない場合には、ＢはＣに対し、特許を受ける権利を主張することが
できます。
本件についていえば、本件の知財高裁の判決の原判決は、Ｙ社は
背信的悪意者とはいえないと判断し、Ｘ社はＹ社に対しＢ発明の特
許を受ける権利の承継を対抗することはできないとして、Ｘ社の請
求を認めませんでした。
他方で、知財高裁では、Ｙ社が、Ａ氏から譲渡を受けた特許を受
ける権利がすでにＸ社に譲渡されていたことを知っていたこと、か
つ、Ａ氏がＸ社に対し、特許出願にかかる情報が機密であって第三
者に漏洩してはならないような義務を負っていることを、Ｙ社が知
っていた、といった事情から、Ｙ社を「背信的悪意者」と認定し、
Ｘ社の請求を認めたわけです。
（２）転職者と特許出願の留意点
特許を受ける権利の二重譲渡というと滅多にないケースかもしれ
ませんが、本件のような、他の企業で開発部署にいた等、職務発明
をしていた可能性のある従業員の転職を受け入れた企業が、転職者
が持ち込む何らかの発明や技術開発情報を使用するというケースは
、どの会社でも起きる可能性がないとはいえないものかもしれませ
ん。
そして、この場合、転職者によって持ち込まれた発明等を手放し
で利用できるかどうかについては、少々立ち止まって慎重に検討す
ることが重要となると思われます。
例えばその転職者から事情を聴取し、転職者が負う機密保持義務
の有無と内容、その発明や技術開発情報の知得の経緯、前職時代で
ある場合には職務発明該当性、これらの発明や技術開発情報の開示
が転職者の義務に違反しないかなどを調査する必要があると考えら
れます。
以上のとおりの調査によってクリアランスが得られた結果、転職
者から譲渡を受けた特許を受ける権利に基づき出願したケースであ
れば、結果的にその特許を受ける権利が二重譲渡であることが判明
した場合であっても、少なくとも自社が背信的悪意者には該当する
として特許を受ける権利を失う、といった事態を回避する可能性が
あると思われます。
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