6.2 商標不使用取消審判の解説
自社で使いたいと思っていた商標が他社によって登録されているという場合で、しかし他社が現実に使用していないと思われるとき、当該商標を使用できる方策がある場合があります。その方策の一つは不使用取消審判です。
あるいは、他社商標権の侵害の項目で述べたとおり、他社から商標権侵害の警告を受けたもの、その商標が実際に使用されていないと思われる場合にも、この不使用取消審判が有効に使えることがあります。
それで以下、不使用取消審判の詳細について、また不使用取消審判請求人の視点と商標権者の視点から、実務的に考慮すべき点を検討します。
不使用取消審判とは
不使用取消審判は、一定期間使用していない他人の商標登録の取消を請求する手続です。
具体的には、不使用取消審判請求の日から過去３年間、日本国内で当該商標が、指定商品又は指定役務について使用されていない場合に当該商標の登録が取り消されるというものです。それで、登録から３年も経っていない場合は、不使用には該当しません。
また、この「使用」は、商標権者自身による使用に限らず、専用使用権者や通常使用権者が使用している場合、つまり他者にライセンスしておりライセンシーが使用している場合も含まれます。
不使用取消審判請求の際の留意点
不使用取消審判を請求できる人
誰が不使用取消審判を請求できるでしょうか。この点は、平成８年の改正によって「何人も」と定められるようになり、誰でも不使用取消審判を請求できることになっています。
ただし、商標権者を害することのみを目的とした、嫌がらせ的な不使用取消審判については、権利の濫用として認められないと解されています。
必要な資料や証拠
不使用取消審判の請求にあたっては、どんな資料や証拠が必要でしょうか。法律上は、不使用取消審判において、審判請求を受けた商標権者が、使用の事実を証明する必要があるため、不使用取消審判を請求する側が使用していないという証拠を出す必要はありません。
とはいえ、当然のことながら、何の事前調査も行わずに不使用取消審判を請求することは現実的ではありません。審判請求の前に、可能な限りの調査を行うべきことは当然といえます。
不使用取消審判請求を行う範囲
不使用取消審判については、全部の取消請求も可能ですが、指定商品や指定役務の一部についての請求も可能です。多くの場合、請求を行う側から見れば、自社の商品・役務との競合が生ずる範囲に限定すれば足ります。
もっとも、自社の商品や役務に関しては、関連する・付属するも含めて考慮するようにし、見落としがないようにします。それで、請求の範囲について、広すぎないように、狭すぎないようにすることが重要です。
さらに、ある商標権者が、同一又は類似の商標を、複数登録している場合があります。それで、取消審判の請求の対象となる商標に漏れがないようにも留意します。
商標権者側の防御１～使用の証明
次に、不使用取消審判の請求を受けた商標権者側の対応について解説します。不使用取消審判の請求があった場合、審判請求書の副本が商標権者に送達され、答弁の機会が与えられます。
この場合、前述のとおり、当該登録商標を使用しているという事実の立証責任は商標権者（被請求人）側にあります。それで、商標権者は、審判請求の登録の前３年以内に、当該登録商標を日本国内で使用していた事実を証明する必要があります。または、登録商標を使用しなかったことについて正当な理由があることを明らかする必要があります。これら使用の事実や正当な理由の証明ができない場合には、当該商標登録は取り消されます（商標法５０条２項）。
本項では、まず、使用の証明について解説します。
誰の使用か
なお、前述の使用の事実は、商標権者自身の使用に加えて、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによる使用でもよいとされています。
使用の時期と「駆け込み使用」
駆け込み使用とは
商標権者側で証明すべき当該登録商標の使用は、「審判の請求の登録前３年以内」が原則ですが、例外があります。具体的には「駆け込み使用」の例外です。
つまり、審判の請求前３月から請求の登録日までの間の当該商標の使用であって、その使用が審判の請求がされることを知った後であることを請求人が証明した場合には、その使用について正当な理由がない限り、取消を免れる「登録商標の使用」とは認められないという規定です（商標法５０条３項）。
この規定が設けられたのは、商標権者が、譲渡交渉やライセンス交渉の申入を受けた際、相手方の行動から不使用取消審判がありうることを察知して、使用していなかった商標を急に使用し始めて商標登録の取消しを免れるケースがあったため、そのようなアンフェアなケースを排除するためです。
「駆け込み使用」の立証責任
ある使用が「駆け込み使用」に該当することの立証責任は、審判請求人の側にあります。
この点でポイントとなるのは、審判の請求をされることを「知った後の使用」と認められるか否かです。それで、例えば、商標権の譲渡を受けるための交渉を行う際には、譲渡をを受けない場合は不使用取消審判を請求する旨等を、譲渡の申入の際の書面に含めるなどの手当をしておくことが重要となってきます。
使用の事実と商標の同一性
使用の事実の立証の際に問題となるのは、登録商標と実際に使用されている商標が厳密に同一ではない場合です。この点、商標法５０条１項は、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」と述べています。つまり「社会通念上同一」か否かが問題となるわけです。
以下、特許庁が述べる事例から、「社会通念上同一」とは認められないと解される例をご紹介します。
社会通念上の同一性が否定される例
平仮名と片仮名の相互間の使用であっても、外来語等で相互に変更することにより、特定の観念が失われ別異な観念が生ずるとき。
例１：「チョコ」と「ちょこ」（前者はチョコレートの略称と考えられ、後者は「猪口」という観念が生じる）
例２：「カム」と「かむ」（前者は機械装置の一種という観念が生じ、後者は「噛む」という観念が生じる）
平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用であっても、平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれるとき
例１：「ホール」と「hall」「hole」
例２：「ピース」と「peace」「piece」
称呼は同一だが、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに別異の観念が含まれるときの相互間の使用
例１：「ききょう」と「桔梗」「帰郷」
例２：「ようせい」と「要請」「妖精」「養成」
観念は同一だが称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用
例１：「虹」と「rainbow」
例２：「音楽」と「music」
一定の観念を生ずる図形であるが形態が顕著に異なるため社会通念上同一の商標と認められない場合
例：
商標権者側の防御２～不使用についての正当な理由
不使用取消審判の請求を受けたときに、商標権者が使用していなかった場合であっても、使用をしていないことについて正当な理由がある場合でも取消を免れることができます。
もっともその「正当な理由」は「登録商標を使用しないことについて商標権者の責めに帰すことのできないやむをえない事情」とされており、これが認められる場合はきわめて少ないと考えるべきです。
過去に正当な理由が認められた事例について紹介します。
医薬品の製造承認申請等に関するもの
商標登録から医薬品の製造承認申請まで約２年５か月、承認申請から承認まで約１年３か月、承認後審判請求登録日までが約４か月経過した事案（取消 2005-30759）では、特許庁は、前記期間における不使用につき、「薬事法に関わる事由によるものであって、被請求人の責めに帰すことができないものであった」として、正当理由を肯定しました。
他方、承認後審判請求登録日まで２年３か月間不使用であった別の事例で、正当な理由が否定されたケースもあります。
災害に関するもの
被請求人の営業所がインドネシアにあり、審判請求登録日前３年以内の期間中に、２度（２００４年１２月と２００５年３月）があって営業所が破壊され、指定商品について登録商標の使用ができなかったという事例で、正当理由が肯定されました。
不使用取消審判の効果
請求を認容する審決が出された場合、当該商標権は、「審判の請求の登録の日」から消滅します（商標法５４条２項）。つまり、一定の期間取消の効果が遡及するわけです。
前記のように取消の効果が遡及するとされたのは、不使用によって取り消された商標権に基づき損害賠償等の請求を認めるのが不適当であると考えられるためです。
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