4.9 商標権の侵害による損害賠償の考え方
前のページ 商標権侵害行為に対して行使できる権利 ┃ 次のページ 商標権の濫用1～無効理由
損害賠償算定の概略～３種類の定め方
商標権を侵害した場合に請求しうる、また侵害者が責任を負う損害賠償の内容や金額はどのように考えるのでしょうか。この点、商標法においては、損害額の算定方法を複数定めています。具体的には以下のとおりです。
- 商標法第38条第1項に基づく請求
「損害額」=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」 - 商標法第38条第2項に基づく請求
「損害額」=「侵害者がその侵害の行為により受けた利益額」と推定 - 商標法第38条第3項に基づく請求
「損害額」=「使用料相当額」
損害賠償算定方法１～商標法第38条1項による算定
基本的な考え方
商標法38条1項1号[カーソルを載せて条文表示]による損害額の算定は以下のとおりです。
すなわち、商標権侵害者が侵害品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、商標権者が、侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量あたりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者が受けた損害の額とすることができるという規定です。
簡単にいえば、要点は以下のとおりです。
| 「損害額」=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」 |
ただし、上の図式が単純に認められるわけではなく、種々の要件がある点に留意する必要があります。以下この点について簡単にご説明します。
「権利者の単位あたりの利益」の意味
上の「権利者の単位あたりの利益」とは、いわゆる限界利益であると考える裁判例が多いといえます。「限界利益」の意味は、本ページで後述する商標法38条2項の解説において触れます。
また、「侵害行為がなければ販売することができた単位数量当たりの利益の額」の算定にあたっての商品の価格は、商標権者の現実の商品の販売価格ではなく、侵害行為がなかった場合に形成される商品の販売価格を意味する、と考えられています。
この点、「侵害行為がなかった場合に形成される」価格と現実の価格の間に差が生じない（あるいは差が立証できない）場合は多いと考えられます。しかし例えば、安価な侵害商品が大量に流通したため権利者が価格値下を余儀なくされたというようなケースでは、侵害商品が流通する以前の価格を、当該利益算定の基準とするという立論が成り立ち得ます。
相互補完関係の存在
考え方
商標法38条1項の請求を行うには、侵害品と商標権者の商品との間に、「侵害行為がなければ販売することができた」という関係（相互補完関係）があったことを商標権者が主張・立証する必要があります。
もっともこれは、商標権を侵害する商品と登録商標に係る商品との間の市場における相互補完関係の存在の有無によって判断されるとされています（東京地裁平成１３年１０月３１日判決）。
裁判例
メープルシロップ事件（東京高裁平成14年9月26日判決）
メープルシロップ等を輸入してホテルやレストランなどに販売する食品輸入商社である原告が、下の左のような登録商標を有していました。同商社は、メープルシロップを輸入して旅行会社に販売する（旅行会社はこれをお土産宅配として通販）会社である被告に対し、商標権侵害を主張しました。
裁判所は、原告と被告で対象とする市場及び需要者が相違すること、原告が自己の図形標章と原告の名称とを関連付けて掲げた例が少なく、他方で被告が頒布したカタログでは当該図形の特徴をほとんど看取し得ないこと、日本国内では他社の製造した多数のメープルシロップが輸入販売されていることから、被告の本
件商標権侵害がなければ、原告が自己の商品を販売することができたという相互補完関係が存在しない、と判断しました。
スーパーベース事件（大阪地裁平成15年4月22日判決）
土木建築材料の製造、加工及び売買並びに土木建築工事の設計及び施工等を目的とする原告は、「スーパーベース」という登録商標を有しており、「スーパーベース」という鉄筋組立ユニットを販売する被告に対し商標権侵害を主張しました。
被告は、①被告の取引はハウスメーカーの指定によるものであり、被告の標章の使用とは無関係である、②原告と被告の販売地域が異なることを根拠として、相互補完関係を否定する主張をしました。
裁判所は、被告が主張するハウスメーカーの指定も、当該標章の使用と無関係であるとはいえないこと、原告の営業能力が徳島県以外に及ぶのに対し被告の販売地域が四国地方全域に及んでおり、被告において原告の販売地域との競合を回避しようとした形跡も全く窺われないことから、相互補完関係がないとはいえないと判断しました。
「使用の能力に応じた」の意義
商標法38条1項の請求については、権利者の「使用の能力に応じた数量…を超えない部分」という限定があります。
ここでいう「使用の能力」とは、現実の能力ではなく、潜在的な増産能力・余剰販売能力を意味するというのが、これまでの裁判例の傾向です。
販売することができない事情
考え方
以上に加え、譲渡数量の全部または一部を商標権者が販売することができないとする事情があるときは、その事情に相当する数量に応じた額を控除します。
例えば、侵害者が、登録商標と類似する商標を付した商品を3000台販売したとします。そして商標権者は1台について8000円の利益が得られたとします。この場合、38条1項の計算では損害額は24,000,000円となります。
しかし、何らかの事情、すなわち侵害行為と商標権者の商品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情で、商標権者が1000台分しか販売できないと認定されれば、損害額は8,000,000円とされるということになります。
こうした事情は侵害者側が立証する必要があります。その事情の中には次のようなものが含まれます。
- 競合商品の存在とその影響
- 侵害者の営業努力
- 侵害品と商標権者の商品とが競合しないこと
- 侵害品の特徴
控除部分の数量についての使用料相当額の請求
上のように、侵害品の数量のうち、権利者において「販売することができないとする事情」があるとされる部分の数量については、商標法38条1項に基づく損害賠償は認められません。
この規定によれば、事業規模の小さい企業の商標権が侵害されたという場合、賠償を受けられる損害額が大幅に控除されてしまうという問題点がありました。
それで、2020年施行の改正商標法38条1項2号[カーソルを載せて条文表示]では、「販売することができないとする事情」があるとされる部分の数量について、使用料相当額の賠償が認められるようになりました。
なお、使用料相当額の賠償の考え方は、「損害賠償算定方法３～商標法第38条3項による算定」の欄をご覧ください。
損害賠償算定方法２～商標法第38条2項による算定
規定の要点
商標法38条2項[カーソルを載せて条文表示]による損害額は、侵害者がその侵害の行為により利益を受けているとき、その利益の額を商標権者等が受けた損害と推定するという規定です。
簡単にいえば、要点は以下のとおりです。
| 「損害額」=「侵害者がその侵害の行為により受けた利益額」と推定 |
以下、商標法38条2項の概要を見ていきたいと思います。
規定の適用の前提
考え方
この規定は、一般に、権利者の損害額を推定するものであり、権利者が侵害行為により損害を被ったことまでを推定するものではないというのが裁判例です。
したがって、商標法38条2項によって損害賠償を請求するためには、その前提として、商標権者は、侵害行為によって現に損害を被ったことを主張・立証する必要があるとされています。
裁判例
ロビンソン事件（大阪地裁平成2年10月9日判決）
ヘリコプターの製造販売事業者として世界的に著名なロビンソン社の製品を輸入販売し、「ROBINSON」等を含む標章を使用している被告に対し、「ROBINSON」という登録商標を有する原告が商標権侵害を主張しました。
裁判所は、原告が、登録商標を付した自転車やその部品を製造、販売しているものの、ヘリコプターを輸入、製造、販売していないから、推定規定の適用はない、と述べ、使用料相当額を請求できるにすぎない、と述べました。
ポリマーガード事件（大阪地裁平成23年7 月21日判決）
建築用塗料を販売する原告が、自動車の塗装表面保護用コーティング剤を製造販売する被告に対して商標権侵害を主張しました。
裁判所は、原告と商品と被告の商品が市場において全く競合していないことを理由に、商標法38条2項に基づく損害賠償を否定しました（ただし後述のとおり、同条3項に基づく使用料相当額の賠償は認めました）。
侵害者が受けた利益額の意味
前述のとおり、商標法38条2項に基づき請求できる「損害額」は、「侵害者がその侵害の行為により受けた利益額」と推定されます。
ではこの「利益額」とは何を指すのでしょうか。裁判例の中には、粗利益とするものもありましたが、過去の裁判例の趨勢としては、純利益を意味すると解釈するものが多かったといえます。
しかし最近の少なからぬ裁判例が採用しているのは「限界利益」という説を意識した考え方です。若干正確性を欠きますが、「限界利益」を簡単にいうと、「侵害品の製造、販売のために侵害者が追加的に要した費用を売上高から控除したもの」といえます。簡単に要約すれば、「売上高から変動費を控除した利益」と理解しても大きな間違いではありません。
推定覆滅事由
考え方
商標法38条2項は、「侵害者がその侵害の行為により受けた利益額」は、権利者の損害と「推定する」という規定です。「推定」ですから、侵害者側は、この「推定」を覆す事情を主張立証することで、損害額を減額させることができます。この事情を「推定覆滅事由」といいます。
どんな事情が推定覆滅事由となるのかについては争いがありますが、以下の事由は推定覆滅事由となる余地があります。
- 権利者の現実の損害が侵害者の得た利益より少ないこと
- 侵害者独自の営業努力
- 同種又は代替性のある商品が出回っていること等の競争品の存在
- 権利者には侵害者の製造販売した侵害品の数量を供給する能力がなかったという事情
裁判例
商標法38条2項に定める損害額の推定を覆滅した裁判例の一部を挙げると、以下のようなものがあります。
TOMY事件（東京地裁平成18年2月21日判決）
「TOMY」の標章と「ポケットモンスターアドバンストジェネレーション」の標章が付された、ポケットモンスターの図柄でなるフェイシャルステッカーの販売者に対し、「TOMY」の商標権者が損害賠償請求をしました。
裁判所は、ポケットモンスターの図柄と、「ポケットモンスターアドバンストジェネレーション」の標章の顧客吸引力の高さを考慮して、80％の推定覆滅を認めました。
S-Cut事件（東京地裁平成22年10月14日判決）
商標「S-Cut ／エスカット」（指定商品：家庭用・業務用電気式床暖房装置）の商標権者である原告が、「S-cut床暖房」等の標章を電気式床暖房装置の包装等に使用してた被告に対し、損害賠償請求をしました。
裁判所は、「電気式床暖房装置については、当該商品自体の性能、安全性や価格、営業活動等が商品の販売実績に大きな影響を与える」、「被告商品の性能、安全性や価格、営業活動等が顧客吸引力の６割程度を占め、原告商標（各被告標章）の顧客吸引力はその余の４割程度を占めている」と述べ、60％の推定覆滅を認めました。
ナーナニーナ事件（知財高裁平成25年3月25日判決）
裁判所は、「ナーナニーナ」の商標権を侵害した件について、98.5％の推定覆滅を認めました。
上の判断の事情として、裁判所は、被告の商品には、「MEZAIK」という標章が大きく表示されていたこと、被告の製品が被告の特許の実施品であり、特許製品としての特徴も売上に寄与していたことを述べています。
PRIME SELECT事件（大阪地裁平成26年3月27日判決）
被告は、「PRIME SELECT」「PROSTEL」「PURE&FREE」といった表示を容器に付したノンアルコールビールを販売しているところ、「PRIME SELECT」「PURE&FREE」等の商標権を有する原告が損害賠償請求をしました。
裁判所は、「PROSTEL」の商標が日本の需要者の間で広く認知されていたことの証拠がないこと、被告商品において正面中央に最も大きく目立つ態様で使用されているのが「PURE&FREE」であること、原告が販売した合計７種類の外国産ノンアルコールビール のいずれにも「PRIME SELECT」又は「プライム セレクト」が付され、これは需要者の間で相応の認知度を有していたといえること、といった事情に照らし、３０％ の減額（推定覆滅）を認めました。
損害賠償算定方法３～商標法第38条3項による算定
基本的な考え方
商標法38条3項[カーソルを載せて条文表示]については、商標権者が、商標権を侵害した者に対し、商標権の使用料（ライセンス料）相当額の金銭を、自己が受けた損害としてその賠償を請求することができるというものです。
簡単にいえば、要点は以下のとおりです。
| 「損害額」=「使用料相当額」 |
なお一般に、本条に基づく損害額は低額になりがちなので、訴訟実務では、商標法38条1項又は2項の請求が認められない場合の予備的な請求として主張することが少なくありません。
また、商標権者自らが登録商標を使用していない場合、38条1項又は2項に定める逸失利益の喪失がないとの抗弁はありえますが、商標法38条3項に基づく使用料相当額の損害賠償請求は可能です。
「受けるべき金銭の額」とは
基本的な考え方
では、商標法38条3項[カーソルを載せて条文表示]に定める、商標権者は侵害者に対して請求できる「登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額」とは何でしょうか。
これは、保護対象となった登録商標について現実に徴収されている使用料ではなく、紛争当事者間の具体的事情を考慮した妥当な使用料相当額であると考えられています。
「具体的事情」の考慮要素
妥当な使用料相当額を算定するにあたっての「具体的事情」にはどんな物があるでしょうか。一般的には、以下のようなものが要素になると考えられています（これらに限るものではありません）。
- 侵害された登録商標の価値（顧客吸引力の強弱、広告宣伝機能の強弱、自他識別力の強弱）
- 当事者間の業務上の関係（商品や営業の競合の程度など）
- 被告による自己の標章の使用態様
- 侵害者が得た利益
この点、商標法38条3項は、平成10年に改正されたものです。改正前は、当該商標の実際の使用料や世間相場が重視されていましたが、改正後は、上のような具体的事情をより広く考慮するようになっています。
商標法38条3項に関する裁判例
以下、改正後の商標法38条3項に関する裁判例を若干ご紹介したいと思います。
双眼鏡商標権侵害事件（東京地裁平成12年3月24日判決）
裁判所は、商標法38 条1項を適用して、商標権侵害による損害賠償を認めましたが、同項但書に定める原告が「販売することができないとする事情」が存在するとして、損害賠償請求が否定された部分があります。その部分について、裁判所は、被告の販売額の５％を使用料相当額であると認定しました。なお、５％の根拠は特に明確に示されていません。
洗剤商標権侵害（アスカ）事件（大阪地裁平成12年4月11日判決）
裁判所は、本件商標が有する顧客吸引力や被告の使用態様等の一切の事情を考慮し、使用料相当額について、被告の売上高の1.5％を認定しました。
ICOM事件（大阪地裁平成13年3 月13日判決）
裁判所は、原告と被告との業種の類似、原告が被告の商品と競合する商品を販売している こと、被告の被告標章の使用態様、被告の営業態様等の一切の事情を斟酌し、使用料相当額を被告の売上高の3％と判断しました。
カルティエ事件（東京地裁平成22年8 月31日判決）
裁判所は、「カルティエ」の商標権を侵害した件について、使用料相当額を、被告の売上高の10％と判断しました。
その理由として、「カルティエ」のブランドが世界有数の高級宝飾品・腕時計ブランドとして国際的にも国内的にも高い著名性を有していること、高級なブランドイメージを伴った高い顧客誘引力があることを挙げ、さらに、被告による侵害行為の態様と市場への影響等諸般の事情を挙げています。
モンシュシュ事件（大阪地裁平成23年6月30日判決）
MONCHOUCHOU（モンシュシュ）の商標権に基づく損害賠償請求について、使用料相当額を、被告の売上の0.3％と判断しました。
上の判断の事情として、裁判所は、当該商標の使用中断によっても売上の減少がないこと、原告の商標の認知度の低さ、需要者の購買動機形成への寄与の低さなどを挙げています。
ポリマーガード事件（大阪地裁平成23年7 月21日判決）
建築用塗料を販売する原告が、自動車の塗装表面保護用コーティング剤を製造販売する被告に対して商標権侵害を主張しました。
裁判所は、原告の商標に顧客吸引力がないことを認める証拠はないが、原告と商品と被告の商品が市場において全く競合しておらず、商標の使用のが被告商品の売上に寄与した寄与度が非常に乏しいとして、使用料率を1％と認定しました。
ナーナニーナ事件（知財高裁平成25年3月25日判決）
裁判所は、「ナーナニーナ」の商標権を侵害した件について、使用料相当額を、被告の限界利益の1.5％と判断しました。なお、「限界利益」とは、粗利から変動経費を引いた利益を一般には指します。
上の判断の事情として、裁判所は、被告が別の商標を大きく表示していたこと、被告の製品が被告の特許の実施品であり、特許製品としての特徴も売上に寄与していたことを述べています。
損害不発生の抗弁
ただし、商標法38条3項に基づく請求が認められない場合もあります。
最高裁平成９年３月１１日判決は、商標法３８条３項が、損害が発生していないことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとする趣旨の規定ではないと述べ、登録商標に顧客吸引力が全く認められず、その登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかな場合であって、侵害者が損害の発生があり得ない旨を抗弁として主張立証したときは、使用料相当額の損害（商標法３８条３項）も生じていないとして当該損害の賠償の責めを免れることができる場合がある、と述べました。
もっとも、裁判所が損害額不発生の抗弁を認める例は稀です。数少ない例としては、名古屋地裁平成13年11月９日判決があります。
同事件では、「JAM JAM」の商標権を有する原告が、「Jam Jam」の名称を付してウェブサイトを開設していた新聞社に対し、商標権侵害を主張して使用料相当額の支払など請求した事案です。裁判所は、原告がその商標を一度も使用していなから顧客吸引力が全く存在しないこと、被告が著名な新聞社であって被告が利益を上げたとしても、被告の信用によるものであって、「Jam Jam」標章の使用が被告の利益に寄与していないことから、原告には実施料相当額の損害も発生していない、と判断しました。
商標法38条4項の新設
2020年（令和2年）から施行される改正商標法38条4項[カーソルを載せて条文表示]では、上に申し上げたライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たっては、「商標権侵害があったこと」を前提とした対価を考慮することができる旨が明示されました。
これによって、商標権侵害のケースにおける使用料相当額については、平時のライセンス交渉において定められるライセンス料率に拘束されることなく、当事者間の具体的事情が考慮されることがさらに明確になりました。
前のページ 商標権侵害行為に対して行使できる権利 ┃ 次のページ 商標権の濫用1～無効理由
法律相談等のご案内
弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。
メールマガジンご案内
|
弊所では、メールマガジン「ビジネスに直結する判例・法律・知的財産情報」を発行し、比較的最近の判例を通じ、ビジネスに直結する法律知識と実務上の指針を提供しております。 学術的で難解な判例の評論は極力避け、分かりやすさと実践性に主眼を置いています。経営者、企業の法務担当者、知財担当者、管理部署の社員が知っておくべき知的財産とビジネスに必要な法律知識を少しずつ吸収することができます。 主な分野として、知的財産（特許、商標、著作権、不正競争防止法等）、会社法、労働法、企業取引、金融法等を取り上げます。メルマガの購読は無料です。ぜひ、以下のフォームからご登録ください。
バックナンバーはこちらからご覧になれます。 https://www.ishioroshi.com/biz/topic/ |
ご注意事項
本ページの内容は、執筆時点で有効な法令に基づいており、執筆後の法改正その他の事情の変化に対応していないことがありますので、くれぐれもご注意ください。
