1.5.7 登録できない商標の例外～永年使用による特別顕著性
永年使用による特別顕著性とは何でしょうか
登録できないはずの商標が登録できるのはなぜでしょうか
すでに見たとおり、記述的商標や普通名称・慣用商標は、通常は商標登録できません。
しかし、通常は商標として登録できないものであっても、長年使用されることによって特別に顕著になったと認められ、登録を受けられる場合があります（商標法3条2項）。これを「永年使用による特別顕著性」といいます。
特定の人が自己の商品の自他識別標識として、長年使用した実績が生じると、その商品の取引界において特定人の独占使用が事実上容認されていることになります。
この場合、他の事業者に使用の機会を残しておくという公益性も薄れるため、例外的に登録を認めようという規定です。
永年使用による特別顕著性が認められるには
永年使用による特別顕著性が認められるには、以下の2つの要件が必要です。
①自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標であること（商標法3条1項柱書）
②使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できること（特別顕著性。3条2項）
特別顕著性とは、その商標が、出所表示として、その商品・役務の需要者の間で認識されているものであることをいいます。
この認識の範囲は原則として「全国的」である必要があります。ただし、必ずしもすべての都道府県ではなく、大半以上で足りると解されています。
（1） 出願商標と実際に使用されている商標が同一であること
特別顕著性が認められるのは、出願された商標及び指定商品等と、実際に使用されている商標及び商品等とが同一の場合のみであり、類似している場合は除外されます。
長年にわたる使用によって例外的に商標登録が受けられるため、適用する場合は厳格に解されるからです。
例えば、楷書体と行書体（書体が異なる）、平仮名と片仮名、漢字やローマ字（文字の種類が異なる）、アラビア数字と漢数字（数字の種類が異なる）、立体商標と平面商標（商標の種類が異なる）の場合は、いずれも登録ができません。
他方、楷書体とゴシック体、縦書きと横書きでは、同一とみなされます。
また、指定商品若しくは役務と使用商品若しくは役務が同一でなければなりません。
(2) 他の者による使用の有無及びその使用の状況
現に他の者も使用している場合には、出願人のみに登録を認めることが妥当でない場合が多いですし、登録を認めても無効となる可能性が高いからです。
(3) 団体登録商標の場合
団体登録商標では、団体自体の使用に加え、団体の構成員による使用の状況も考慮されます。
特別顕著性に関する事例
ミルクドーナツ
普通商標であるものの、広告宣伝により広く知れ渡るよう努力を重ねてきたこと、他に使用している第三者がいなかったことが評価され、商標登録が認められた事例があります（東京高裁昭和４９年９月１７日判決）。
コカ・コーラのリターナブル瓶
容器の形状の立体商標は、なかなか登録が認められないと考えられてきましたが、知財高裁平成20年5月29日判決は、コカ・コーラのリターナブル瓶について、長年に渡る一貫した使用、販売数量の多さ、宣伝広告費用、形状を需要者に印象づける態様で広告が実施されていること、さらには出願商標の特徴を備えた清涼飲料水の容器を使用している事業者が他にいないことなどを理由に、リターナブル瓶の特別顕著性を認めました。
ヤクルト容器
これに対し、ヤクルト容器に関する平成22年11月16日知財高裁判決は、さらに踏み込み、市場における独占性を過剰に考慮する必要はない、と判示しました。
ヤクルト容器の類似品が多数市場に出回っており、市場における形状の独占性がなかったことから、平成13年7月17日付東京高裁の判決では、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標（記述商標）として商標法3条1項3号により商標登録が認められなかったこととも対照的であり、注目すべき判断といえます。
平成22年の判決では、ヤクルトが乳酸菌飲料の市場における先駆的商品であり、最初に本件容器の立体的形状を乳酸菌飲料に使用したという事情や、後に多数の類似品が登場したにも拘わらず、需要者のほとんどがその形状からヤクルトを想起するという調査結果も挙げられています。
永年使用による特別顕著性での商標登録
永年使用による特別顕著性は、商標登録できない商標の例外規定であり、永年使用や周知性に関して、説得力のある材料を提供しなければ、登録することができません。
商標登録を考慮に入れると、商標法３条１項各号に該当する可能性のある商標はできるだけ採用しないことが重要となります。また、３条１項各号に該当するような商標をあえて使いたいという場合には、使用や表示態様について、審査基準・審決例・裁判例に基づくアドバイスを受けることが必要でしょう。
出願しようという段階になって、又は拒絶を受けてから初めて、使用方法を検討したのでは遅すぎる場合が多い、といえます。むしろ３条２項の適用のためには、可能なら出願前までに、相当期間にわたって商標としての適切な使用が継続し、また宣伝活動その他の努力によって、当該商標が需要者に浸透するに至っていることが重要といえます。
登録できない商標のいずれかにあたる可能性のある商標については、可能なら使用開始時から、又はそれ以後でも早い段階から、識別力の獲得に対する障害を回避する観点でのアドバイスが有益となると思われます。
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